Cómo transferir/comerciar una marca

Se pueden conceder licencias sobre marcas a otras empresas. En tal caso, el titular de la marca mantiene la titularidad y simplemente autoriza a una o más empresas a utilizar la marca.

Habitualmente esto se hace mediante el pago de regalías y requiere el consentimiento del titular de la marca, que suele especificarse en el acuerdo oficial de licencia. Dependiendo de la naturaleza del acuerdo, el licenciante puede ejercer cierto control sobre las actividades del licenciatario, a fin de garantizar que se mantenga la calidad del producto o servicio.

En la práctica, las licencias de marca se conceden con frecuencia en el marco de acuerdos más amplios, como son los acuerdos de franquicia, o los acuerdos que incluyen la concesión de una licencia sobre otros derechos de propiedad intelectual, como las patentes, los conocimientos especializados y la asistencia técnica con miras a producir un determinado producto.

Franquicias

La franquicia es una disposición comercial por la que la reputación, información técnica y conocimientos de una parte se combinan con la inversión de otra parte con el fin de vender mercancías o servicios o de prestar servicios directamente al consumidor. El establecimiento donde se comercializan tales productos o servicios normalmente tendrá una marca registrada, una marca de servicio o nombre comercial y tendrá un aspecto especial y característico, por ejemplo, piense que el establecimiento de la mayoría de las cadenas de comida rápida establecidas en Chile se produce gracias a contratos de franquicia.

La licencia que otorga el titular para el uso de la marca suele ir unida al suministro de conocimientos técnicos con una forma determinada: información técnica, servicios técnicos, asistencia técnica o servicios administrativos relativos a la producción, comercialización, mantenimiento y administración.

Características que suelen presentarse en un contrato de franquicia:

  • Existe una licencia por la que se permite al titular de la franquicia (franquiciado), a cambio de un pago,  el uso del sistema desarrollado por el franquiciador (quien otorga la franquicia) para la explotación de un determinado negocio.
  • Existe una relación interactiva continua que comprende ventas múltiples del producto en franquicia durante un periodo de tiempo en el que el franquiciador prestará asistencia continua al titular de la franquicia para establecer, mantener y promover el lugar donde se explota el sistema de franquicia, por ejemplo, el restaurante de comida rápida. Además, el franquiciador actualizará la información en la medida que desarrolle técnicas nuevas para el mejor funcionamiento de dicho lugar. Por su parte, el titular de la franquicia pagará en forma continua al franquiciador derechos por el uso del sistema objeto de la franquicia.
  • El franquiciador tiene el derecho de determinar cómo debe funcionar el negocio, por ejemplo, en materias de control de calidad, protección del sistema franquiciado, pormenores operativos, etcétera.
  • La concesión de la licencia de una marca registrada suele ser una condición básica para celebrar un acuerdo de franquicia, ya que lo que le importa al franquiciado es poder gozar del prestigio y reconocimiento del que goza la marca, al efecto se recomienda revisar el valor y las funciones de las marcas comerciales.

Ejemplo de contrato de franquicia.